ARBITRAJE Y LEY DE MARCAS

La Ley de Marcas española permite el Arbitraje, para solucionar las controversias sobre el registro de una marca.

I.- EL ARBITRAJE, RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE MARCAS

En los Arbitrajes, las partes renuncian a los Juzgados y someten sus diferencias a un Árbitro: una persona de su confianza o una institución arbitral, como el Tribunal Arbitral de Barcelona.

En España, la Ley de Arbitraje permite que se sometan a Arbitraje todas las cuestiones de libre disposición. Excluye las materias de Derecho público: no disponibles. Por tanto, en principio, las disputas sobre el registro de una marca quedarían excluidas.

El Arbitraje parece contradictorio con el sistema de concesión de marcas. Éste depende de la Administración: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Pero las ventajas del Arbitraje -rapidez o especialización de los Árbitros- aconsejan su uso.

II.- EL ARBITRAJE EN LA LEY DE MARCAS

El procedimiento previsto se contiene en el Art. 28 de la Ley de Marcas.

1.- Objeto del Arbitraje: Art. 28. 1 y 2

1.1.- Pueden someterse a Arbitraje las controversias sobre el registro de la marca. Sólo sobre prohibiciones relativas: Arts. 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la Ley de Marcas.

1.2.- No cabe Arbitraje, sobre defectos formales ni prohibiciones absolutas de registro; ni en los casos en que las marcas son idénticas. Arts. 6.1.a y 7.1.a de la Ley de Marcas.

1.3.- Tampoco cabe Arbitraje, si alguna cuestión a decidir está inseparablemente unida a una prohibición absoluta.

1.4.- Los interesados puedan someter a Arbitraje cuantas cuestiones estimen convenientes, siempre que sean de su libre disposición, ex Art. 2 Ley de Arbitraje.

2.- Quién ha de ser parte en el Arbitraje: Art. 28. 3

Han de ser parte del convenio arbitral, además del solicitante de la marca:

• Los titulares de la marca, que se hubieran opuesto al registro.
• Los licenciatarios. Han de ser exclusivos, y con la licencia inscrita en la OEPM.
• Las otras partes en el Procedimiento Administrativo de oposición al registro.

3.- Momento de la formalización del convenio arbitral y notificación: Art. 28. 4

El convenio arbitral debe ser notificado a la OEPM, por todos los interesados, cuando acabe el procedimiento administrativo de registro de la marca; pero antes de que sea firme.

4.- Efectos del convenio arbitral sobre los recursos administrativos: Art. 28. 5

4.1- Suscrito el convenio arbitral, no cabe Recurso Administrativo sobre esa cuestión.

4.2.- Si se ha presentado Recurso de Alzada y después se formaliza un convenio arbitral, se tendrá por desistido el Recurso.

4.3.- Los terceros, que hayan interpuesto Recursos deben ser parte del convenio arbitral.

5.- Efectos del Laudo Arbitral: Art. 28. 6

El Laudo produce efectos de cosa juzgada. Art. 37 de la Ley de Arbitraje. La OEPM concederá o denegará la marca, en función del Laudo.

6.- Procedimiento y plazo para comunicar el laudo a la OEPM: Art. 28.7

El Laudo Arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente a la OEPM en seis meses, desde que ésta recibió notificación de la formalización del convenio arbitral. Esto impide la extensión del período inicial de seis meses, para dictar el Laudo.

El convenio arbitral debería fijar un calendario preciso, incluyendo los plazos; y la obligación del Árbitro de notificar a la OEPM el Laudo dictado.

III.- CONCLUSIONES

Las ventajas del Arbitraje son, principalmente, su rapidez y que la disputa será decidida por un experto. Además, si hay un elemento internacional, el Arbitraje permite un “terreno neutral”.

Finalmente, el Arbitraje puede encomendarse a una Corte de Arbitraje, como el Tribunal Arbitral de Barcelona. Por tanto, las partes no necesitan fijar el cauce procedimental, que han de seguir los Árbitros hasta el Laudo. La institución suele tener un reglamento, que será aplicable.

Todas estas cuestiones hacen conveniente la posibilidad de un Arbitraje. Para que los interesados solucionen las controversias, que aparezcan, al registrar una marca.