USAR "KEYWORDS" NO ES INFRACCIÓN DE MARCA NI COMPETENCIA DESLEAL

Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 15.Feb.17, sobre “keywords”, destacada por Ricardo López Alzaga en El Derecho.com.

Dos empresas de mantenimiento de ascensores, Orona y Citylift, se enfrentan por el uso de la marca “Orona”, como “keyword” en Internet.

El Tribunal Supremo considera que ese uso no es infracción de marca. Ofrecer productos / servicios alternativos, al introducir una “palabra clave” en Internet no infringe la marca. Porque no diluye la marca ni la menoscaba.

Tampoco competencia desleal, porque el uso de una marca debe ser juzgado, según la Ley de Marcas; no desde la Ley de Competencia Desleal. Además que tampoco hay imitación de productos / servicios.

Ya lo había dicho la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 22.Sep.11. No es competencia desleal la publicidad en Internet, usando como “palabra clave” una marca renombrada, que proponga una alternativa a los productos / servicios de la marca, sin limitarse a imitar, diluir la marca o menoscabarla.

El autor resume que se puede usar una marca ajena como “keywords”, si no:

-       Se induce a pensar que el producto / servicio es de la marca.

-       Incluye la marca.

-       Da la impresión de que hay un vínculo entre anunciante y marca.

-       Desacredita o denigra.

-       Presenta el producto / servicio como imitación.

Hemos estado trabajando en un caso de Competencia Desleal entre distribuidores, en que el Distribuidor de unos conocidos productos informáticos veía que su FABRICANTE le estaba sustituyendo por un Distribuidor nuevo, que estaba controlado por el FABRICANTE. Esta es una situación creada a un Distribuidor, por un Fabricante, que quiere arrebatarle el mercado y pasárselo a un nuevo Distribuidor.

1.- Aparición de un NUEVO DISTRIBUIDOR, a instancias del FABRICANTE

El FABRICANTE llevaba años vendiendo sus productos a nuestro cliente (El PRIMER DISTRIBUIDOR), y a terceros a través de nuestro cliente. En base a un Contrato de Distribución.

El FABRICANTE podría ocupar una “posición dominante” en el mercado relevante: sólo hay 2 / 3 empresas que comercializan ese tipo de programas informáticos en España. Tenía posición dominante, frente a nuestro cliente: éste sólo vendía sus productos, y no de la competencia.

El FABRICANTE sólo tenía dos distribuidores / mayoristas en España: nuestro cliente y otro.

En los últimos meses, el FABRICANTE estaba favoreciendo la instalación de un tercer competidor.

El NUEVO DISTRIBUIDOR dio los primeros pasos, para instalarse en España:

• Montar la empresa
• Contratar empleados, entre ellos, dos empleados clave para nuestro cliente.

Estos empleados eran clave para el PRIMER DISTRIBUIDOR:

• Lideraban esa parte del negocio
• Tenían conocimientos especialmente valiosos, sobre ese mercado específico, los productos del fabricante, la clientela, etc.

2.- Intervención del FABRICANTE

El FABRICANTE de los productos en cuestión:

• Organizó la instalación del NUEVO DISTRIBUIDOR
• Durante meses, anunció en el mercado que el NUEVO DISTRIBUIDOR estaría pronto instalado.

El FABRICANTE ocultó esa información al PRIMER DISTRIBUIDOR: sólo lo reconoció, cuando el PRIMER DISTRIBUIDOR se quejó.

El FABRICANTE intercedió ante los empleados del PRIMER DISTRIBUIDOR, que se han ido a trabajar con el NUEVO DISTRIBUIDOR, favoreciendo que diesen el paso.

El FABRICANTE había desarrollado gran influencia sobre los empleados del PRIMER DISTRIBUIDOR, que se fueron con el NUEVO DISTRIBUIDOR.

3.- El resultado: daños para el PRIMER DISTRIBUIDOR

La operación resultó dañosa para el PRIMER DISTRIBUIDOR:

• Pérdida de ventas;
• Peligro de desaparición de clientela, por la presión de sus empleados, que fueron a trabajar con el NUEVO DISTRIBUIDOR;
• Crecimiento del PRIMER DISTRIBUIDOR, constatable, que se abortó;
• Pérdida de inversión en recursos, que se habían adquirido / contratado, para desarrollar la venta de productos del FABRICANTE.

4.- Reacción del PRIMER DISTRIBUIDOR, dificultada por EL FABRICANTE

EL PRIMER DISTRIBUIDOR reaccionó, dirigiéndose a empleados del NUEVO DISTRIBUIDOR. Les ofreció contratarles, en sustitución de los empleados perdidos.

EL FABRICANTE intervino, oponiéndose a esas contrataciones. Impidiendo el refuerzo del PRIMER DISTRIBUIDOR. La consecuencia fue que el PRIMER DISTRIBUIDOR no pudo culminar esa atracción de nuevos empleados.

5.- Pasos Siguientes

El PRIMER DISTRIBUIDOR tuvo que enfrentarse a los siguientes pasos, que el FABRICANTE pretendió dar, para destruir el mercado del PRIMER DISTRIBUIDOR y crear –a su costa- un “nuevo” mercado para el NUEVO DISTRIBUIDOR.

- Era probable que el NUEVO DISTRIBUIDOR siguiera dirigiéndose a otros empleados claves del PRIMER DISTRIBUIDOR, con ayuda del FABRICANTE. Hasta dejar el departamento inutilizado.

- “Colgaba” anuncios en su página Web, con los perfiles de las personas clave que buscaban. Todos ellos respondían a CV de empleados específicos del PRIMER DISTRIBUIDOR: los que ya se habían ido; y otros, que todavía seguían trabajando para el PRIMER DISTRIBUIDOR.

- Esas contrataciones no pretendían –sólo- destruir un departamento del PRIMER DISTRIBUIDOR.

- Era un paso previo, para quedarse con todos los clientes del PRIMER DISTRIBUIDOR, que compraban productos del FABRICANTE; así le expulsarían de ese mercado.

CUESTIONES A ESTUDIAR, PARA SABER SI HAY COMPETENCIA DESLEAL

La salida de empleados de una empresa puede ser competencia desleal; depende de las circunstancias.

En este caso, como en muchos otros, se debe confirmar si:

1.- El FABRICANTE y / o el NUEVO DISTRIBUIDOR lo estaban preparando con antelación. Por ejemplo: si lo anunciaron en el mercado. Conviene prestar atención a las fechas de: constitución de la Sociedad del NUEVO DISTRIBUIDOR; quiénes son sus socios y administradores; qué acercamientos han hecho a empleados del PRIMER DISTRIBUIDOR y las reacciones de éstos (mails, reuniones, etc.).

2.- Es una salida “en cascada” de empleados y entrada en la misma nueva empresa: el NUEVO DISTRIBUIDOR. 

Quién ha tenido la idea y organizado: la salida de una empresa y marcha hacia otra de la competencia, donde acaban todos.

3.- Hay voluntad, por parte del FABRICANTE, de prescindir del PRIMER DISTRIBUIDOR, como competidor en ese sector del mercado. Conviene saber si el PRIMER DISTRIBUIDOR pierde su estructura, o está en peligro de perderla.

4.- Los empleados del PRIMER DISTRIBUIDOR -que se han ido a trabajar con el NUEVO DISTRIBUIDOR- se han llevado y usan sistemáticamente datos de clientes del PRIMER DISTRIBUIDOR.

Especialmente, si los datos están sometidos a la protección de datos de la LOPD.

5.- Se llevan toda una cartera de clientes determinada: de productos específicos de un sector; por ejemplo, del FABRICANTE.

6.- El NUEVO DISTRIBUIDOR se lleva empleados del PRIMER DISTRIBUIDOR que son personas claves; y el PRIMER DISTRIBUIDOR sufra (perjuicios) como consecuencia de su salida.

El FABRICANTE impide al PRIMER DISTRIBUIDOR que reaccione y recomponga su estructura, contratando a empleados de la competencia. Lo cual se podría interpretar como libre mercado y acorde con la libre movilidad de los empleados ante ofertas mejores. El FABRICANTE lo impide sistemáticamente.

7.- Se llevan información clave, ordenadores, bases de datos… del PRIMER DISTRIBUIDOR. Sobre todo, si era protegida, y no estaba a disposición de cualquier empleado.

8.- Los clientes que abandonan al PRIMER DISTRIBUIDOR aparecen, sistemática y mayoritariamente, como clientes del NUEVO DISTRIBUIDOR.

9.- Hacen el traspaso de clientes:

• Sistemáticamente; o
• Cuando todavía trabajaban con el PRIMER DISTRIBUIDOR.

Se debe prestar especial atención a los presupuestos que haya enviado el PRIMER DISTRIBUIDOR: para ver si esos clientes acaban contratando al NUEVO DISTRIBUIDOR con condiciones “extrañamente” parecidas-idénticas.

10.- Usan datos de facturación del PRIMER DISTRIBUIDOR, para preparar sus presupuestos: para hacer un seguimiento sistemático, etc.

11.- Han infringido normativa interna del PRIMER DISTRIBUIDOR, sobre control del know how o datos o de documentos de confidencialidad.

12.- Es relevante saber ¿cómo se presentan ante clientes?

No dicen que son (o trabajan en) una nueva empresa; o se presentan como “los” distribuidores del FABRICANTE; o son ambiguos, sobre dónde trabajan: para el PRIMER DISTRIBUIDOR o para el NUEVO DISTRIBUIDOR o para el FABRICANTE.

En cualquier caso, es frecuente que todos los implicados (especialmente los empleados del PRIMER DISTRIBUIDOR) vayan dejando “rastro” en los ordenadores que usan: mails cruzados con EL FABRICANTE o con los líderes del NUEVO DISTRIBUIDOR o entre ellos; o los mails que se envían “a casa” con información relevante; o la información, que van obteniendo de Internet, sobre el sector.

Interesa seguir los anuncios publicados en la página Web del FABRICANTE o del NUEVO DISTRIBUIDOR: pidiendo perfiles de empleados, iguales a los de empleados del PRIMER DISTRIBUIDOR, posiblemente contactados anteriormente. Es una simple maniobra para aparentar estar haciendo los pasos normales para nuevas incorporaciones, cuando en realidad ya se sabe “quién” cubrirá dichos puestos de trabajo.

Vale la pena levantar acta notarial de esas páginas Web. Y preparar burofaxes, para enviar al NUEVO DISTRIBUIDOR y al FABRICANTE; así como a las personas líderes de la operación: poniendo de manifiesto lo irregular de su actuación.

POSIBLE COMPETENCIA DESLEAL Y/O INFRACCIÓN DEL CONTRATO

Estos hechos podrían ser ilícitos. Pero tenemos que probarlos, con documentos, mails, escritos, anuncios, etc. Si se logran pruebas, el PRIMER DISTRIBUIDOR podría presentar una Demanda, contra el FABRICANTE y el NUEVO DISTRIBUIDOR.

1.- Competencia Desleal

1.1. Los hechos descritos podrían estar prohibidos por el Art. 14 de la Ley de Competencia Desleal: inducción a la nfracción contractual.

Serían responsables los “inductores”: el NUEVO DISTRIBUIDOR y/o el PRINCIPAL y / o los empleados que lideran la operación.

1.2. Además, los hechos podrían ser Abuso de Posición Dominante del PRINCIPAL.

Si tiene posición dominante en el “mercado relevante”, y la usa, para “echar del mercado” o dificultar la posición en el mercado del PRIMER DISTRIBUIDOR, favoreciendo al NUEVO DISTRIBUIDOR.

2.- Infracción del Contrato de Distribución

Finalmente, el PRIMER DISTRIBUIDOR tenía un Contrato de Distribución con el FABRICANTE. Éste incumplía sus obligaciones contractuales, al favorecer al NUEVO DISTRIBUIDOR, incumpliendo sus obligaciones contractuales.

Santiago Nadal

UNFAIR COMPETITION: EMPLOYEES WHO TAKE TRADE SECRETS. DEFENSIVE STRATEGY IN COURT

We recently began to explain a case of unfair competition led by SNAbogados: two companies with similar and complementary business activities, each one spending years developing its own industrial property, know-how and trade secrets which have been preserved with great care. Upon merging, some employees left taking these secrets and know-how with them.

UNFAIR COMPETITION: EMPLOYEES WHO TAKE TRADE SECRETS. DEFENSIVE STRATEGY IN COURT

However, in cases when this proof cannot be achieved without accessing devices or facilities, it is necessary to apply for legal help.

Preliminary Proceedings

In view of well-founded suspicions, the Court is requested to allow us to examine the contents of computers, electronic devices, documentation and anything else appropriate which can form the basis for a future lawsuit. In the case we are currently discussing it was not necessary, since this work had been carried out independently.

Precautionary measures

The Court is urged to pass an early ruling due to the urgency of the case as a result of damages being caused to the client.

There have to be specific requisites and, above all, they have to be essential to advance the resolution in order to suspend the activity of the infringing company. If you wait for the end of the process, it may be too late to save the situation as the client-company will have already sunk due to the substantial harm being caused.

Lawsuit

Based on the evidence obtained in the investigation or the preliminary hearings, a lawsuit is brought against the offending company to get a judgment so as to prohibit them from continuing with this unfair business activity and to enable the client to recover the damage done.

Legal Strategies regarding Unfair Competition: A Specific Example

We have taken recently on a case of unfair competition, in co-operation with labour lawyers and computer experts. It is about two companies working in a similar and complementary business: laser machinery. Each one has spent years developing itsindustrial property, know-how and trade secrets which have been well-preserved with great care.

As a result of common interests and business decisions, these companies merged. This decisive step launched them internationally so that they became market leaders. Both companies transferred assets relating to intellectual property, know-how and trade secrets. They shared and disclosed them to employees of the other company which had been their competitor for years.

The new company is launched and begins to bear fruit, but after a while, some strange things begin to happen. Some employees, who came from one of the old companies, leave voluntarily. Their departure occurs gradually: an employee every month.

‘Coincidentally’ these employees who voluntarily terminated their contracts began to draw all the employees who worked with them to the new company they have created. The ex-employees had formed a new limited partnership with a very similar name and dedicated to offering the same services as those as the company which they left.

In turn, ’coincidentally’, over the next few months, the company detects that several clients stop working with them, and thanks to some rumours, they find out that these clients have engaged the services of the company which has been established by these former employees.

After analysing the critical situation, it is crucial to define what legal and operational strategy to implement. After a thorough analysis of the electronic media, it was found that the client’s suspicions were not unfounded. A number of indications of unfair competition were discovered. The specialist technician found:

-    Five of the people being investigated who are still working in the company are taking information and know-how from the company to the new company
-    Before leaving, two of these who had already left were making pricing agreements with some clients and they also took the customer database away.

Faced with such evidence, the client asked for advice on what options exist in our legislation to address this through the courts.

Santiago Nadal and Jordi Farré

www.snabogados.com

LA DELGADA LÍNEA ENTRE EL DERECHO Y EL ABUSO DE LA PATENTE

PATENT POOLS Y PATENT TROLLS

Si uno no está en inmerso en el mundo de las patentes, conceptos como “Patent Pools” o “Patent Trolls” pueden sonar de lo más extraño.

¿Qué es un “Patent Pool”?

Los "Patent Pool” son consorcios de patentes. Son grupos de empresas que unen sus patentes relativas a una misma tecnología.

¿Cómo lo hacen? Las empresas del grupo se conceden licencias cruzadas sobre esas patentes. A veces, establecen convenios para organizar la investigación, de forma compartida, en un área concreta.

Un ejemplo con el que entender más fácilmente como funciona un “Patent Tool” es el consorcio de patentes asociadas a la tecnología DVD: el DVD6C Licensing group.

En este caso concreto, nueve empresas multinacionales tienen licencias cruzadas sobre multitud de patentes asociadas al DVD. Entre otras, las patentes relativas al Reproductor de Video de DVD, el Reproductor de Audio de DVD, el disco  DVD-ROM, el descodificador DVD, la grabadora de video DVD, etc.

¿Con qué finalidad? Que cada una de las empresas del grupo pueda usar las patentes necesarias para producir todos los elementos asociados al DVD y que todas ellas, de forma común, puedan licenciar a un tercero esa cartera de patentes para poder explotarla, por ejemplo, para fabricar un aparato reproductor de DVD.

El DVD6C es sólo una muestra. Hay un número importante de industrias que necesitan organizar “Patent Pools” para disminuir costes. En estos casos, las coaliciones de empresas competidoras se organizan con el fin de compartir una actividad: la investigación en beneficio común. Por ejemplo, la industria del automóvil colabora estandarizando componentes, o la industria del software establece estándares en relación con la propiedad intelectual.

Pero los “Patent Pools” han sido considerados, a veces, como incompatibles con el Derecho de la Competencia. Por ello, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, mantienen vigilados los contratos relacionadas con los “Patent Pools” y los someten a determinadas condiciones.

¿Qué es un Patent Troll?

Un “Patent Troll” es algo muy diferente. Es una empresa que compra carteras de patentes de otras empresas. La finalidad de esta compra no es explotar las patentes. Ni mediante la fabricación o comercialización de productos que requieran la patente, ni para labores de investigación.

El objetivo del “Patent Troll” es sacar un beneficio económico directo de aquellas personas que utilizan o quieren utilizar ciertos inventos. Mediante licencias o pleitos por infracción de patentes.

El riesgo de abuso es evidente. Se han dado muchos casos en Estados Unidos y ahora su proliferación está empezando en Europa. Ciertas empresas se dedican a financiar el registro de patentes o a adquirirlas después de registradas, para esgrimirlas contra terceros de buena fe que ponen el mercado productos, ignorando que alguien tiene una patente, que es infringida por ese producto. Bastantes veces, es una fácil manera de hacer dinero con el fruto del esfuerzo e investigaciones de otros.

LA PATENTE, COMO BARRERA DE ENTRADA

¿Cuándo se convierte en objetivo?

El objetivo de cualquier patente es -de hecho- que el titular tenga un “monopolio legal” sobre su invención. Que nadie pueda fabricar y vender ningún producto que infrinja o imite la invención patentada. Nada que objetar al respecto.

El problema nace cuando una empresa se dedica a registrar o comprar patentes para controlar un mercado e impedir el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, chantajeando a la competencia o a terceros.

Control del mercado: monopolio

La eficiencia de una patente proviene del hecho de que ésta actúa como un título de propiedad. ¿Quién inventaría, si no pudiese proteger sus inventos?

El tema es otro: ¿Esas protecciones crean monopolios? ¿Esos monopolios cometen abusos de su posición dominante?

Tanto los “Patent Trolls” como los “Patent Pools” son propietarios de grandes monopolios.

El monopolio legal se concede a los titulares de las patentes para incentivar la investigación, para recompensar a aquella persona que ha inventado algo nuevo y que tiene una aplicación industrial.

Al instaurar un monopolio, se imposibilita la entrada en el mercado de terceros. Esas “barreras de entrada” pueden ser abusivas. Por un lado, los “Patent Trolls” pueden acabar teniendo un objetivo ilícito, quizá desleal: “chantajear” a los inventores o creadores de capital intelectual, para que paguen al “Troll” un royalty que no tiene razón de ser. En ciertos casos esta actuación podría considerarse –además- competencia desleal si ocurriese en España.

En cambio, no vemos esa voluntad desleal en los “Patent Pools”. Sencillamente, suelen ser sistemas más racionales de organización, promoción y defensa de las patentes; de simplificación de la fabricación.

Sin embargo, la actuación de estos “Pools” puede ser contraria al Derecho de la Competencia. Como por ejemplo, si llevan conexo un acuerdo de reparto de mercados o de clientela, si suponen una distribución del trabajo, o si van dirigidos a controlar el mercado.

Reivindicaciones muy amplias

Se está extendiendo en la Unión Europea un nuevo tipo de “Patent Troll”: la gran empresa que controla muchas patentes, de forma que crea un verdadero monopolio en ciertos mercados; un sistema infranqueable de barreras de entrada. ¿Cuál es el alcance de estos monopolios?

Las reivindicaciones de las patentes son las que determinan el alcance del monopolio, la protección de la invención que confiere un derecho exclusivo al titular de la patente.

Por lo que todas las reivindicaciones de las patentes deben hacerse pensando en los fines comerciales que realmente el titular pretenda alcanzar.

Sin embargo, es cada vez más común en la práctica que los solicitantes de patentes redacten reivindicaciones excesivamente amplias y que confieren una protección mayor que la “necesaria” para sus propósitos comerciales.

Esto es lícito y lógico, para los intereses de las grandes compañías. Pero pueden producirse consecuencias no queridas por el Derecho de la Competencia, que además pueden ser competencia desleal. Se están creando grandes “monstruos” de patentes, cuyo objetivo no es proteger la invención ni el desarrollo industrial. Lo único que hacen es usar esas patentes que amontonan, con fines monopólicos u oligopólicos: sin pensar, ni por un instante, en comercializar o investigar con dichas patentes.

EL ATAQUE AL MERCADO POR EL MONOPOLIO DE PATENTES

“Patent Trolls” que presumen que la competencia infringe sus patentes

¿Cuál es el fenómeno que preocupa hoy en día en el mundo de las patentes? Algunas de estas empresas de las que hemos hablado -“Trolls” o “Patent Tools”- actúan abusando de su poder.

Por un lado, impiden la investigación libre. El desarrollo de la industria. ¿Cómo? Usando sus patentes con único fin: obtener una indemnización.

Presunción que “todo el mundo” infringe sus patentes

Para ello, no sólo atacan a la competencia, cuando consideran que ésta ha infringido claramente, o se puede considerar que ha infringido su patente. Van más allá. Presumen que la competencia fabrica / comercializa “productos” infractores, sin especificar qué infringe, hasta que se pruebe lo contrario. 

Piden “royalties”, sin justificar su cálculo

Se ha llegado a un punto absurdo en el mundo de los litigios de las patentes. Los demandantes suelen pedir indemnizaciones millonarias, calculadas sobre “royalties” sin especificar ni por qué patentes, ni por qué productos, la empresa debería de haber percibido royalties.

¿EXISTE UNA PROTECCIÓN?

El resultado, por tanto, es la construcción de verdaderos monopolios legales que cubren desde vastas áreas de tecnologías hasta, incluso, mercados completos. Hasta aquí, nada que decir.

La cuestión preocupante son las posibles intenciones torticeras que hay detrás, los ilícitos que se puedan pretender.

De un lado, las actuaciones ilícitas de los “Patent Trolls”. De otro, posibles abusos del monopolio.

Estos abusos se pueden desarrollar, en un primer momento, con la construcción de un círculo de protección excesivamente amplio: mediante una patente con reivindicaciones muy amplias; pero también pueden realizarse mediante el uso, desde esta posición dominante, de una combinación de patentes para extender la protección fuera del círculo que necesita la invención.

¿Qué “armas” existen en España para enfrentarse a estas actuaciones?

Establece el Art. 7 del Código Civil español que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

Por lo que, si bien la Ley de Patentes otorga un derecho exclusivo a los titulares de patentes vigentes, este derecho no puede ejercitarse de cualquier modo. Ninguna Ley está orientada, ni pretende, amparar el abuso de este derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. Y la Ley de Patentes no es ninguna excepción.

¿Cómo defenderse entonces? 

El ejercicio antisocial de las patentes puede ser, en algunos casos, contrario a la Ley de Competencia Desleal y/o al Derecho de la Competencia. Es esta normativa la que entra en juego cuando estos grandes monopolios abusan de los derechos que les han sido otorgados por la Ley de Patentes.

SPANISH COMPANIES CAN REVIEW THEIR EMPLOYEES MAILS, SAYS THE SPANISH CONSTITUTIONAL COURT

The Spanish Constitutional Court has recently extended the right of Spanish companies to review their employees’ mails.

Traditionally, Spanish Courts accepted that companies may review their employees’ company e-mails, if they were previously informed, in written, that:

(i)           They were not allowed to use said mails for personal (not professional) purposes; and

(ii)          The company would review the e-mails and other correspondence.

The Spanish Constitutional Court has now allowed the companies to control the e-mails, without previously informing their employees.

1.- The Employee was informed that the company was controlling his e- mails

The Constitutional Court bases its Decision in the existence of a “Collective Bargaining Agreement”, with a Clause forbidding the “use of computers owned by the company for means other than complying with the working obligations”.

The Court considers this information to be enough. The employee could not have a reasonable expectation of confidentiality, when sending e-mails through the company’s computer’s accounts. Accordingly, the right of privacy in the communications has not been infringed, because there is not a “reasonable expectation” of confidentiality.

2.- Justified reasons to investigate

The case refers to the e-mails of an employee, suspected of committing acts of Unfair Competition. The company could reasonably think that he was preparing his departure from the company and he was going to work for the competition: transmitting confidential information and data. The Court states that controlling the e-mails was:

Justified. The company had “suspicions of an irregular activity of the employee”.

Suitable. Controlling the employee’s communications was necessary, to verify that he was really committing the suspicious activities: sending confidential information to third parties.

Necessary. The content of the e-mails was a clear evidence of the irregular activity of the employee.

3.- Investigating the company’s PC and telephone used by the employee

The company initiated its investigation, analysing the employee’s PC’s. The Constitutional Court argues that this was reasonable. And it was done with all guarantees: an independent specialized computer expert and a notary. The information obtained proved that the employee was transferring confidential information.

Later, the company investigated the employee’s professional cellular phone (owned by the company). However, this information could not be used by the company against the employee: the Collective Bargaining Agreement does not say anything about controlling the cellular phones. So, all the case was based on the information obtained in the computer.

4.- Evidence of unfair competition activity

The company could prove, through the PC, that the employee was leaking confidential information to a competitor; and he was expelled from the company. The Constitutional Court considers that this obtaining of information, and its use to expel the employee, was constitutionally acceptable, and was not infringing his right of privacy in communications.

The Constitutional Court argues that obtaining (and using) this information was constitutional. Because the employee should have known that the company’s employees had no right to use the company’s mails for their personal needs. And this was the case.

This Decision is very important, for many areas of Spanish Law, especially in Unfair Competition (Passing Off) cases. The companies frequently have to obtain evidence that the employee is preparing his transfer to the competition, sending confidential information via e-mail. And can be more easily controlled, from now on.

Santiago Nadal

WOLTERS KLUWER CONDENADA A PAGAR A EL DERECHO, POR COMPETENCIA DESLEAL

Leído en El Economista

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a WOLTERS KLUWER España a pagar 80.757 € a EL DERECHO EDITORES. Por los costes en que ésta incurrió para descubrir los actos desleales, realizados por empleados de WOLTERS KLUWER ESPAÑA y 500.00 €, por el perjuicio para la imagen de EL DERECHO EDITORES, que supusieron los actos de competencia desleal.

La demanda se basa en que empleados de WOLTERS KLUWER, que antes habían trabajado para EL DERECHO, bloqueaban el uso el uso de la base de datos de EL DERECHO, cerrando las sesiones de consulta de sus clientes.

Para ello utilizaron las claves de acceso privilegiado.

El Juzgado Mercantil desestimó la Demanda. Entendió que no hubo intentos de captar clientes y que no se había probado la identidad de los usuarios de la base de datos que se dieron de baja. Por ello, consideró que no se había probado que WOLTERS KLUWER tuviese ningún beneficio, derivado de la conducta de sus empleados.

La Audiencia de Madrid (S AP Madrid 20.Mar.12) ha revocado la Sentencia de Primera Instancia. Considera que hubo competencia desleal. Cree evidente que los actos de sabotaje de la Base de Datos son contrarios a la buena fe objetiva; por tanto, contrarios a la Ley de Competencia Desleal. Sin que WOLTERS KLUWER sancionase a los empleados, cuando conoció los hechos.

DOS CAMINOS, PARA PERSEGUIR LAS INFRACCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL : PENAL O CIVIL

Los Derechos de PI y de Copyright, los Derechos de los Consumidores y la responsabilidad de los Administradores tienen una doble protección en España: civil y penal. Estos derechos per se están definidos por las leyes civiles y protegidos por los Tribunales Civiles; pero también pueden ser defendidos ante los Tribunales Penales.

En el primer caso, el demandante sólo puede pedir la reparación de sus derechos y una indemnización por los daños sufridos. En el segundo, el denunciante puede también solicitar pena de prisión y / o multa. Desarrollaremos este tema, en varias entradas del Blog.

I.- DERECHO DE PI Y DERECHO DE TI

Los derechos de PI y de TI protegen creaciones humanas muy concretas. Sin embargo, tienen un significado social y económico distinto. En España existen leyes especiales que protegen: los derechos de autor y de TI; las patentes; los diseños; y las marcas. Y todos ellos tienen un doble sistema de protección: penal y civil.

1.- Protección de los derechos de autor y otros derechos de TI

Los autores, editores, productores, así como los creadores de software y otros derechos de TI, están protegidos por nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

El artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que: “La Propiedad Intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra”.

Esto cubre: (i) el derecho a ser siempre reconocido como el autor; (ii) el uso comercial por el autor / editor / productor; y (iii) el derecho a transmitir a un tercero el uso comercial de la obra creada.

Los derechos de autor y los de TI no tienen que estar registrados, para ser protegidos. La simple prueba de su existencia y creación es suficiente. Sin embargo, esta prueba no es fácil, a no ser que hayan sido inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual.

2.- Protección de la Propiedad Industrial

España tiene leyes especiales que protegen lo que nosotros llamamos Propiedad Industrial (Propiedad Intelectual en EE.UU. y en Reino Unido). Por ejemplo, un derecho de Patente o un derecho de Diseño: protegiendo la creación de técnicas u objetos de uso industrial, y su uso comercial. También tenemos una Ley de Marcas, que protege los signos y las marcas, que identifican productos, para que sean distintos de otros objetos similares.

Para que puedan ser protegidos, todas estas invenciones y / o objetos tienen que estar inscritos como patentes, diseños o marcas.

3.- Acciones ante los Tribunales civiles para proteger derechos de autor, de TI, y derechos de Propiedad Industrial

Una vez concedido el registro, los derechos protegidos pueden ser usados contra los infractores. Su propietario puede solicitar protección a los Tribunales Mercantiles, por medio de una acción civil, para oponerse a los ataques de terceros.

3.1.- Toda la legislación mencionada (sobre Patentes, Diseños, Marcas, y Derechos de Autor y Derechos de TI) tiene acciones civiles concretas para conseguir que la parte infractora:

- Cese y desista

- Repare los efectos nocivos de sus actividades

- Indemnice los daños causados (y probados): daños reales directos, y pérdidas

- Pague los daños morales

- Publique en los periódicos (y pague) un resumen de la Sentencia del Tribunal

3.2.- La Legislación permite que el Juez pueda acordar Medidas Cautelares, si considera que existe un peligro inminente para los derechos, que deban ser protegidos, sin esperar a que la sentencia final sea dictada, pues los daños ya se están produciendo o son inminentes.

4.- Acciones ante los Tribunales Penales para proteger los derechos de autor y los derechos de TI, y los derechos de Propiedad Industrial

Nuestro Código Penal castiga ciertas infracciones de Derechos de Autor, de TI y de Derechos de Propiedad Industrial, si son especialmente importantes. Las acciones Penales se deben presentar ante los Tribunales Penales.

4.1.- Para poder interponer una acción Penal, en el infractor debe darse: (i) dolo: y (ii) una intención concreta de obtener un enriquecimiento injusto.

Para poder ser considerada penal, la actividad debe causar daños a terceros (el propietario del derecho o el titular de la licencia).

4.2.- Estos delitos pueden ser perseguidos por el Fiscal o la policía (de oficio) o por el propietario de los derechos infringidos o el titular de la licencia, a modo de acusación particular.

Dada la severidad del castigo, incluyendo pena de prisión, la mayoría de los Jueces Penales no están preparados para condenar a los infractores.

5.- ¿Qué acción (penal o civil) es más apropiada?

Depende de las circunstancias del caso.

5.1.- Los Procedimientos Penales son apropiados, si la infracción se hace a través de una imitación “servil” (es decir, de una copia precisa y exacta del original); y esto lo hacen las organizaciones criminales, especializadas en este tipo de imitaciones.

• El mayor problema en España –en estos Procedimientos Penales- es probar ante el Juez que la infracción ha sido hecha con idea y conocimiento, e intención de cometer un delito. Los Jueces tienden a entender que el infractor no tiene intención criminal, cuando consideran que la imitación es suficientemente distinta al producto original, o si un consumidor puede fácilmente diferenciarlos; de ahí, que ningún crimen haya sido cometido. Ejemplo de ello son las sentencias 56/2002 de 5 de marzo de la AP de Valencia y 337/2011 de 30 septiembre de la AP de A Coruña, en las que se desestiman las denuncias penales, por no generar los objetos falsificados ningún riesgo de engaño o confusión en los consumidores.

Es más, los Procedimientos Penales suelen dilatarse durante largos períodos, sin control por el denunciante. El Juez decide si la imitación es un delito y, por lo tanto, si es necesario iniciar un Juicio Oral para acoger la denuncia o querella penal; o si el caso debe ser archivado.

5.2.- Por consiguiente, los Procedimientos Civiles son generalmente preferibles.

La Acción Civil es normalmente más predecible, si aparecen algunas similitudes, entre el producto original y la imitación. Los Procedimientos tardan más o menos un (1) año en Primera Instancia. La prueba necesaria es normalmente predecible también: probar las similitudes entre los dos productos; y los daños causados por la infracción.

Es más, las Medidas Cautelares están más reguladas en detalle en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. Podemos saber previamente qué documentos y pruebas necesitamos para obtenerlas. Y los Jueces Civiles están más a favor de este tipo de diligencias cautelares que los Jueces Penales.

TENER UNA LICENCIA DE MARCA NO PERMITE PRESENTAR LOS PRODUCTOS DE MANERA CONFUSORIA

Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 30.Jun.12. Núm. 444/2011. Distingue entre Derecho de Marcas y Competencia Desleal. Afirma unos principios interesantes. (1) El licenciatario de una marca, con contrato vigente, puede usarla, en toda su extensión. No sólo el nombre, sino con todos los elementos que la configuran. (2) La licencia de marca no implica el derecho a imitar los productos del licenciante. Sólo a usarla, en los productos para los que se licenció, pero sin crear confusión sobre el origen empresarial de los productos.

I.- DEMANDA DE COSMOS WORLD Y RECONVENCIÓN DE DIESEL

1.- COSMOS WORLD presentó Demanda, por Competencia Desleal, contra DIESEL SPA y DIESEL IBERIA. Por actos de denigración (Art. 9 LCD). Éstas habían pagado publicidad en la revista MMODA, diciendo que era ilícita su comercialización de calzado, bolsos y cinturones con la marca “DIESEL”.

2.- DIESEL SPA y DIESEL IBERIA se opusieron a la Demanda y presentaron Reconvención contra COSMOS WORLD (en adelante COSMOS). Por actos de confusión (Art. 6 LCD). Consideraban desleal su comercialización de productos con la marca DIESEL.

II.- SENTENCIAS DE INSTANCIA Y DE APELACIÓN

1.- La Sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Barcelona estimó parcialmente la Demanda de COSMOS contra DIESEL IBÉRICA. Consideró que la publicidad de DIESEL IBÉRICA en la revista MMODA era denigratoria, ex Art. 9 LCD. Rechazó la Reconvención de DIESEL SPA.

2.- En Apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15) rechazó la Demanda de COSMOS. Estimó parcialmente la Reconvención de DIESEL SPA. Consideró acto de confusión (ex Art. 6 LCD), el empleo por COSMOS del nombre DIESEL, de forma idéntica a como lo hace el titular de la marca: misma grafía, mismo fondo; y rótulos, carteles y etiquetas muy similares.

III.- RECURSO DE CASACIÓN Y SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

1.- Recurso de Casación de COSMOS. Confusión entre productos

1.1.- Razonamiento de la Audiencia Provincial. La presentación de los productos confunde

COSMOS presentó Recurso de Casación, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Consideró infringidos el Art. 6 LCD y la Jurisprudencia: STS 25.mar.97 y 1.Abr.04. 

La Sentencia recurrida entiende que COSMOS no infringe la marca DIESEL, al usarla, porque una anterior SAP Valencia (18.Dic.02) le permitió su uso.

Pero considera que COSMOS lleva a cabo actos de competencia desleal: confusión del Art. 6 LCD. Usa el nombre de la marca, en el calzado que vende, en forma idéntica al titular de la marca: misma grafía y fondo, con rótulos, carteles y etiquetas similares. Así, origina riesgo de confusión … Según la Audiencia, la grafía contribuye, con otros elementos, a que la presentación de los productos de COSMOS sea idéntica o muy similar a los de DIESEL SPA / DIESEL IBERICA, originando confusión.  

Esa confusión no se produce por el mero uso de la palabra DIESEL. Lo que es desleal es la presentación en los productos de la marca (en su conjunto).

Por lo tanto, la Audiencia de Barcelona acordó la cesación y remoción, pero sólo en los productos que se presentasen en la misma forma en que DIESEL SPA usa su marca DIESEL: misma grafía, fondo y diseño.

1.2.- Recurso de Casación. COSMOS puede vender, porque tiene licencia de la marca

COSMOS discrepa en su Recurso de Casación. Alega que ella puede fabricar y vender calzado de marca DIESEL en España, de acuerdo con los contratos que tiene con DIESEL SPA, que siguen vigentes. Corresponde a COSMOS fabricar calzado con la marca DIESEL, en exclusiva; no a DIESEL IBÉRICA. Tiene ese derecho, al amparo de la Ley de Marcas, según ya ha dicho la SAP Valencia citada, al estar vigente el contrato que le permite usar la marca DIESEL. La marca que usa COSMOS es la que tiene registrada DIESEL SPA.

Se imputa a COSMOS que imita la grafía de la marca DIESEL, pero es que tiene derecho a usarla. Por tanto, la Ley de Competencia Desleal no es aquí aplicable.

2.- Decisión Del Tribunal Supremo, sobre la confusión entre productos

2.1.- Derecho de COSMOS al uso de la marca DIESEL, en su totalidad

El Tribunal Supremo parte de la base de que la SAP Valencia 18.Dic.02 había resuelto previamente que COSMOS -a través de una cadena de contratos que están vigentes- tiene derecho a usar la marca DIESEL en España, para calzado, bolsos y cinturones: distribución, fabricación y comercialización de lo fabricado. Por tanto, no se puede limitar el derecho de COSMOS a distribuir, bajo la marca DIESEL; ésta había adquirido de DIESEL SPA el derecho a usar la marca para dichos productos.

Ello implica el derecho a usar la marca en su integridad: principio de integridad de la marca; con todos sus elementos, denominativos o gráficos.

2.2.- El derecho a usar la marca no implica el derecho a presentar los productos de forma confusoria

Por tanto, COSMOS puede poner la marca DIESEL en el calzado que fabrique; con dos restricciones: no puede decir que el calzado proviene de DIESEL SPA; ni imitar su presentación. Lo primero, porque engañaría a los consumidores sobre el origen empresarial del calzado; lo segundo, porque el uso de la marca –como está registrada- no permite imitar la presentación comercial (o “trade dress” en EEUU) del producto. Esta apariencia externa del producto no está comprendida en el derecho de uso de la marca licenciada.

2.3.- Diferente regulación del uso de la marca y de la presentación de productos

(i) El uso de la marca pertenece al Derecho de Marcas. En cambio, la forma de presentación del producto está sometida al Derecho de la Competencia: al Art. 6 LCD.

La Sentencia recurrida de la Audiencia Provincial de Barcelona reduce el derecho de COSMOS sobre la marca DISEL, al uso de la palabra DIESEL. La grafía, el fondo rojo y demás elementos de la marca quedarían fuera. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que el derecho de COSMOS a usar la marca se extiende a todos sus elementos: como está registrada, sin separar nombre y gráfico.

(ii) Según el Tribunal Supremo, DIESEL SPA, que registró la marca, tiene derecho a comercializar los productos que fabrica, con su marca y con su forma característica: para distinguir el origen empresarial del “fabricante”. COSMOS no tiene derecho a imitar esa forma de presentación, cuando comercializa lo que ella fabrica, porque produce confusión con lo fabricado por DIESEL.

El Tribunal Supremo considera razonable que DIESEL emplee el signo con otras formas de presentación de sus productos, que le permitan distinguirlos, evitando la confusión de distribuidores y consumidores. Por lo tanto, COSMOS no podría comercializar los productos de forma confusoria, aunque fuese licenciatario de la marca.

2.4.- No hay competencia desleal, porque no se ha probado el riesgo de confusión

Sin embargo, en el caso concreto, el Tribunal Supremo no advierte que COSMOS se salga de los elementos de la marca (que comprende grafía y fondo rojo), que tiene derecho a usar. Además COSMOS y DISEL usan expresiones (“For Succesful Living” y “Footwear”), que son significativamente distintas. El Tribunal Supremo concluye que no hay base suficiente, para estimar que COSMOS utiliza elementos distintivos de los productos de DIESEL SPA, diferentes de los que integran la marca. Concluye dejando sin efecto la condena a COSMOS, por competencia desleal, ex Art. 6 LCD.

3.- Recurso de Casación de COSMOS. Denigración

3.1.- Razonamiento de la Audiencia Provincial. La publicidad no es denigratoria, porque dice la verdad y avisa del riesgo de confusión

Además, COSMOS presentó Recurso de Casación, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial. Consideró también infringidos el Art. 9 LCD y la Jurisprudencia: STS 25.Mar.96, 15.Oct.03, 1.Abr.04, 22.Feb.06 y 11.Jul.06.   

La Sentencia recurrida entendió que no había denigración. Consideró que los hechos explicados en la revista eran verdaderos y que es razonable y proporcionado que DIESEL IBERIA  informe sobre el riesgo de confusión entre el calzado de COSMOS y el de DIESEL SPA, y que COSMOS comercializa calzado con marca DIESEL. 

El derecho de DIESEL a fabricar y vender calzado con marca DIESEL no le autoriza a crear confusión, por la comercialización de calzado, con la misma marca, por dos empresas distintas. Es razonable y proporcionado intentar evitar el riesgo de confusión.

3.2.- Recurso de Casación. EL artículo de la revista era desleal, porque denigraba a COSMOS

COSMOS consideraba que el artículo era denigratorio, porque alertaba de posible confusión entre su calzado y el de DIESEL. Y esa confusión no se producía.

4.- Decisión Del Tribunal Supremo, sobre la denigración

Dice el Tribunal Supremo que, para que haya denigración, el Art. 9 LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crédito, a no ser que sean (acumulativamente) verdaderas, exactas y pertinentes.

El Tribunal Supremo recuerda que es desleal, si: (a) se propagan a sabiendas falsas aserciones contra un rival, para perjudicarle; (b) las afirmaciones son falsas; (c) y son idóneas, para menoscabar en el mercado; (d) teniendo en cuenta el contexto y su finalidad.

Concluye, ratificando la Sentencia de  la Audiencia Provincial. Dice que ésta aprecia, con acierto, que el intento de DIESEL de informar sobre el origen empresarial del calzado, para evitar el riesgo de confusión, es razonable y proporcionado. Concluye el Tribunal Supremo que la Audiencia considera que cierto tono denigratorio no es desproporcionado; por tanto, ha valorado el contexto y la finalidad.