Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 30.Jun.12. Núm. 444/2011. Distingue entre Derecho de Marcas y Competencia Desleal. Afirma unos principios interesantes. (1) El licenciatario de una marca, con contrato vigente, puede usarla, en toda su extensión. No sólo el nombre, sino con todos los elementos que la configuran. (2) La licencia de marca no implica el derecho a imitar los productos del licenciante. Sólo a usarla, en los productos para los que se licenció, pero sin crear confusión sobre el origen empresarial de los productos.
I.- DEMANDA DE COSMOS WORLD Y RECONVENCIÓN DE DIESEL
1.- COSMOS WORLD presentó Demanda, por Competencia Desleal, contra DIESEL SPA y DIESEL IBERIA. Por actos de denigración (Art. 9 LCD). Éstas habían pagado publicidad en la revista MMODA, diciendo que era ilícita su comercialización de calzado, bolsos y cinturones con la marca “DIESEL”.
2.- DIESEL SPA y DIESEL IBERIA se opusieron a la Demanda y presentaron Reconvención contra COSMOS WORLD (en adelante COSMOS). Por actos de confusión (Art. 6 LCD). Consideraban desleal su comercialización de productos con la marca DIESEL.
II.- SENTENCIAS DE INSTANCIA Y DE APELACIÓN
1.- La Sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Barcelona estimó parcialmente la Demanda de COSMOS contra DIESEL IBÉRICA. Consideró que la publicidad de DIESEL IBÉRICA en la revista MMODA era denigratoria, ex Art. 9 LCD. Rechazó la Reconvención de DIESEL SPA.
2.- En Apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15) rechazó la Demanda de COSMOS. Estimó parcialmente la Reconvención de DIESEL SPA. Consideró acto de confusión (ex Art. 6 LCD), el empleo por COSMOS del nombre DIESEL, de forma idéntica a como lo hace el titular de la marca: misma grafía, mismo fondo; y rótulos, carteles y etiquetas muy similares.
III.- RECURSO DE CASACIÓN Y SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
1.- Recurso de Casación de COSMOS. Confusión entre productos
1.1.- Razonamiento de la Audiencia Provincial. La presentación de los productos confunde
COSMOS presentó Recurso de Casación, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Consideró infringidos el Art. 6 LCD y la Jurisprudencia: STS 25.mar.97 y 1.Abr.04.
La Sentencia recurrida entiende que COSMOS no infringe la marca DIESEL, al usarla, porque una anterior SAP Valencia (18.Dic.02) le permitió su uso.
Pero considera que COSMOS lleva a cabo actos de competencia desleal: confusión del Art. 6 LCD. Usa el nombre de la marca, en el calzado que vende, en forma idéntica al titular de la marca: misma grafía y fondo, con rótulos, carteles y etiquetas similares. Así, origina riesgo de confusión … Según la Audiencia, la grafía contribuye, con otros elementos, a que la presentación de los productos de COSMOS sea idéntica o muy similar a los de DIESEL SPA / DIESEL IBERICA, originando confusión.
Esa confusión no se produce por el mero uso de la palabra DIESEL. Lo que es desleal es la presentación en los productos de la marca (en su conjunto).
Por lo tanto, la Audiencia de Barcelona acordó la cesación y remoción, pero sólo en los productos que se presentasen en la misma forma en que DIESEL SPA usa su marca DIESEL: misma grafía, fondo y diseño.
1.2.- Recurso de Casación. COSMOS puede vender, porque tiene licencia de la marca
COSMOS discrepa en su Recurso de Casación. Alega que ella puede fabricar y vender calzado de marca DIESEL en España, de acuerdo con los contratos que tiene con DIESEL SPA, que siguen vigentes. Corresponde a COSMOS fabricar calzado con la marca DIESEL, en exclusiva; no a DIESEL IBÉRICA. Tiene ese derecho, al amparo de la Ley de Marcas, según ya ha dicho la SAP Valencia citada, al estar vigente el contrato que le permite usar la marca DIESEL. La marca que usa COSMOS es la que tiene registrada DIESEL SPA.
Se imputa a COSMOS que imita la grafía de la marca DIESEL, pero es que tiene derecho a usarla. Por tanto, la Ley de Competencia Desleal no es aquí aplicable.
2.- Decisión Del Tribunal Supremo, sobre la confusión entre productos
2.1.- Derecho de COSMOS al uso de la marca DIESEL, en su totalidad
El Tribunal Supremo parte de la base de que la SAP Valencia 18.Dic.02 había resuelto previamente que COSMOS -a través de una cadena de contratos que están vigentes- tiene derecho a usar la marca DIESEL en España, para calzado, bolsos y cinturones: distribución, fabricación y comercialización de lo fabricado. Por tanto, no se puede limitar el derecho de COSMOS a distribuir, bajo la marca DIESEL; ésta había adquirido de DIESEL SPA el derecho a usar la marca para dichos productos.
Ello implica el derecho a usar la marca en su integridad: principio de integridad de la marca; con todos sus elementos, denominativos o gráficos.
2.2.- El derecho a usar la marca no implica el derecho a presentar los productos de forma confusoria
Por tanto, COSMOS puede poner la marca DIESEL en el calzado que fabrique; con dos restricciones: no puede decir que el calzado proviene de DIESEL SPA; ni imitar su presentación. Lo primero, porque engañaría a los consumidores sobre el origen empresarial del calzado; lo segundo, porque el uso de la marca –como está registrada- no permite imitar la presentación comercial (o “trade dress” en EEUU) del producto. Esta apariencia externa del producto no está comprendida en el derecho de uso de la marca licenciada.
2.3.- Diferente regulación del uso de la marca y de la presentación de productos
(i) El uso de la marca pertenece al Derecho de Marcas. En cambio, la forma de presentación del producto está sometida al Derecho de la Competencia: al Art. 6 LCD.
La Sentencia recurrida de la Audiencia Provincial de Barcelona reduce el derecho de COSMOS sobre la marca DISEL, al uso de la palabra DIESEL. La grafía, el fondo rojo y demás elementos de la marca quedarían fuera. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que el derecho de COSMOS a usar la marca se extiende a todos sus elementos: como está registrada, sin separar nombre y gráfico.
(ii) Según el Tribunal Supremo, DIESEL SPA, que registró la marca, tiene derecho a comercializar los productos que fabrica, con su marca y con su forma característica: para distinguir el origen empresarial del “fabricante”. COSMOS no tiene derecho a imitar esa forma de presentación, cuando comercializa lo que ella fabrica, porque produce confusión con lo fabricado por DIESEL.
El Tribunal Supremo considera razonable que DIESEL emplee el signo con otras formas de presentación de sus productos, que le permitan distinguirlos, evitando la confusión de distribuidores y consumidores. Por lo tanto, COSMOS no podría comercializar los productos de forma confusoria, aunque fuese licenciatario de la marca.
2.4.- No hay competencia desleal, porque no se ha probado el riesgo de confusión
Sin embargo, en el caso concreto, el Tribunal Supremo no advierte que COSMOS se salga de los elementos de la marca (que comprende grafía y fondo rojo), que tiene derecho a usar. Además COSMOS y DISEL usan expresiones (“For Succesful Living” y “Footwear”), que son significativamente distintas. El Tribunal Supremo concluye que no hay base suficiente, para estimar que COSMOS utiliza elementos distintivos de los productos de DIESEL SPA, diferentes de los que integran la marca. Concluye dejando sin efecto la condena a COSMOS, por competencia desleal, ex Art. 6 LCD.
3.- Recurso de Casación de COSMOS. Denigración
3.1.- Razonamiento de la Audiencia Provincial. La publicidad no es denigratoria, porque dice la verdad y avisa del riesgo de confusión
Además, COSMOS presentó Recurso de Casación, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial. Consideró también infringidos el Art. 9 LCD y la Jurisprudencia: STS 25.Mar.96, 15.Oct.03, 1.Abr.04, 22.Feb.06 y 11.Jul.06.
La Sentencia recurrida entendió que no había denigración. Consideró que los hechos explicados en la revista eran verdaderos y que es razonable y proporcionado que DIESEL IBERIA informe sobre el riesgo de confusión entre el calzado de COSMOS y el de DIESEL SPA, y que COSMOS comercializa calzado con marca DIESEL.
El derecho de DIESEL a fabricar y vender calzado con marca DIESEL no le autoriza a crear confusión, por la comercialización de calzado, con la misma marca, por dos empresas distintas. Es razonable y proporcionado intentar evitar el riesgo de confusión.
3.2.- Recurso de Casación. EL artículo de la revista era desleal, porque denigraba a COSMOS
COSMOS consideraba que el artículo era denigratorio, porque alertaba de posible confusión entre su calzado y el de DIESEL. Y esa confusión no se producía.
4.- Decisión Del Tribunal Supremo, sobre la denigración
Dice el Tribunal Supremo que, para que haya denigración, el Art. 9 LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crédito, a no ser que sean (acumulativamente) verdaderas, exactas y pertinentes.
El Tribunal Supremo recuerda que es desleal, si: (a) se propagan a sabiendas falsas aserciones contra un rival, para perjudicarle; (b) las afirmaciones son falsas; (c) y son idóneas, para menoscabar en el mercado; (d) teniendo en cuenta el contexto y su finalidad.
Concluye, ratificando la Sentencia de la Audiencia Provincial. Dice que ésta aprecia, con acierto, que el intento de DIESEL de informar sobre el origen empresarial del calzado, para evitar el riesgo de confusión, es razonable y proporcionado. Concluye el Tribunal Supremo que la Audiencia considera que cierto tono denigratorio no es desproporcionado; por tanto, ha valorado el contexto y la finalidad.
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